Pressemitteilung
Ausgabejahr 2023
Datum 09.02.2023
Beim 25. Marken-Beschwerdesenat des BPatG ist eine Beschwerde anhängig, mit der eine Bayerische Herstellerin von Schokoladen-Hasen die Löschung einer Farbmarke begehrt, deren Inhaberin eine Schweizer Herstellerin von Schokoladen-Hasen ist.
Die Farbmarke ist ein bestimmter Goldton und beansprucht Schutz für die Waren „Schokoladen-Hasen“. Sie wurde vom deutschen Patent und Markenamt am 12. Mai 2017 ins Markenregister eingetragen (Az. DPMA 30 2017 010 675). Die Bayerische Herstellerin stellte beim Deutschen Patent- und Markenamt den Antrag, die Marke wieder aus dem Markenregister zu löschen. Der Antrag wurde zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts wendet sich die Herstellerin aus Bayern mit ihrer Beschwerde.
Ein Zeichen, das lediglich eine bestimmte Farbe ist (sogenannte „abstrakte Farbmarke“), kann grundsätzlich nicht als Marke eingetragen werden, weil ihm die sogenannte Unterscheidungskraft fehlt. Mit dem Fehlen der Unterscheidungskraft ist gemeint, dass die Verbraucher die Farbe für sich genommen nicht als Hinweis auf die Herkunft der Ware von einem ganz bestimmten Hersteller verstehen. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft kann aber durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Damit ist gemeint, dass der Verkehr wegen des intensiven Gebrauchs der Farbe im Zusammenhang mit bestimmten Waren und Dienstleistungen daran gewöhnt ist, die Farbe als Hinweis auf einen ganz bestimmten Hersteller oder Anbieter zu verstehen. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung muss im Eintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geführt werden und wird in der Regel durch Verkehrsbefragungen (demoskopische Gutachten) erbracht.
Die Herstellerin aus Bayern geht davon aus, dass im vorliegenden Fall der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht erbracht worden sei, sodass die Eintragung der Marke zu Unrecht erfolgt sei. Sie bemängelt insbesondere, dass die Farbkarten, die bei den Verkehrsbefragungen verwendet wurden, nicht bei den Akten seien. Darüber hinaus bringt die Herstellerin aus Bayern vor, dass es sich bei der Farbe „Gold“ um ein charakteristisches Merkmal handle, das der Ware ihren wesentlichen Wert verleihe. Damit sei auch ein Eintragungshindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu bejahen. Nach dieser Vorschrift sind solche Zeichen nicht als Marke schutzfähig, die ausschließlich aus charakteristischen Merkmalen bestehen, die der betreffenden Ware ihren wesentlichen Wert verleihen. Dieses Schutzhindernis kann nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden.
Der Senat hat für den 16. Februar 2023, 13.00 Uhr, Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt.
Az. 25 W (pat) 20/20 – Beschwerdeverfahren beim Bundespatentgericht.
Der Bundesgerichtshof hatte schon im Juli 2021 über einen sehr ähnlichen Fall entschieden (Urteil vom 29. Juli 2021, Az. I ZR 139/20). Im dortigen Fall hatte die Schweizer Herstellerin die Bayerische Herstellerin wegen einer Markenrechtsverletzung auf Schadensersatz verklagt. In der sogenannten „Goldhase III“ Entscheidung war die verletzte Marke zwar derselbe Goldton, gleichfalls geschützt für „Schokoladen-Hasen“. Allerdings war die Marke, über die der Bundesgerichtshof zu entscheiden hatte, nicht die eingetragene Marke, die der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht ist. Der Bundesgerichtshof hatte über denselben Goldton in Form einer sogenannten Benutzungsmarke zu entscheiden. Eine Benutzungsmarke entsteht ohne Eintragung im Markenregister, wenn das Zeichen durch die Benutzung im Verkehr „Verkehrsgeltung“ erlangt hat (§ 4 Nr.2 MarkenG). Ähnlich wie bei der „Verkehrsdurchsetzung“ (§ 8 Abs. 3 MarkenG) kommt es darauf an, dass ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs eine Verbindung zwischen dem Zeichen und einem ganz bestimmten Unternehmen herstellt. Der Bundesgerichtshof hatte entschieden, dass der Goldton für die Ware „Schokoladen-Hasen“ Verkehrsgeltung erlangt habe und deswegen Markenschutz im Sinne einer Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG genieße.